Huolellisesti laaditut sopimukset, joissa on huomioitu myös aineeton omaisuus, ovat paras tapa ehkäistä ongelmia jo ennalta ja torjua myös brändioikeuksien laitonta hyödyntämistä erityisesti kansainvälisillä markkinoilla, muistuttaa lakimiehemme Jani Kaulo.

Liiketoiminta- ja IPR-riskien ennaltaehkäisemisessä hyvät ja kattavat sopimukset ovat kaiken perusta. Kun sopimusosapuolet ymmärtävät tarkalleen mitä on sovittu, se parantaa huomattavasti todennäköisyyttä sille, että sovittuja asioita myös noudatetaan.

Jos sopimus on suullisella pohjalla ja sen varassa, mitä kumpikin osapuoli on ymmärtänyt keskusteluista, riskeinä ovat muistikatkosten lisäksi myös tahalliset tai tahattomat väärinymmärrykset, etenkin jos tilanteet ja olosuhteet myöhemmin muuttuvat.

Sopimusrikkomus syntyy silloin, kun toinen osapuoli ei täytä jotakin sopimusvelvoitettaan. Tyypillisesti kyse on virheellisestä tai viivästyneestä suorituksesta verrattuna siihen, mitä on sovittu. Sopimuksissa yleisesti käytetty keino varautua sopimusrikkomuksiin on asettaa sopimussakko kriittisten tai tärkeimpien ehtojen loukkaamisen varalta. Esimerkiksi salassapitosopimuksiin kirjataan tyypillisesti aina sopimussakko.

IPR-rikkomuksiin varauduttava erillisillä IPR-lausekkeilla

Etenkin kansainvälisillä markkinoilla IPR-liitännäiset riskit korostuvat, mikäli niihin ei ole varauduttu hyvin myös kaikissa sopimuksissa paikallisten kumppaneiden kanssa – omien immateriaalioikeuksien suojauksen lisäksi.

Erilliset IPR-lausekkeet osana kumppanisopimuksia ovat sen vuoksi erittäin tärkeitä. Silloin kun on yksiselitteisesti sovittu myös kaikki brändioikeuksien hyödyntämiseen liittyvät asiat, se pienentää oleellisesti riskiä niiden laittomasta hyödyntämisestä.

Tyypillisiä IPR-liitännäisiä sopimusrikkomuksia ovat esimerkiksi ylimääräisten tuotteiden valmistus ”yövuorossa” ja ohimyynti, rojaltimaksujen maksamatta jättäminen kokonaan tai osittain, tuotteiden valmistuksen ja myynnin jatkaminen yhteistyösopimuksen päätyttyä sekä brändioikeuksien kuten tavaramerkkien ja verkkotunnusten rekisteröinti omiin nimiin.

Miten toimia, jos kumppani ei noudatakaan sopimuksia?

Ensimmäinen tehtävä on arvioida, onko kyseessä sopimusrikkomus vai mahdollisesti IPR-loukkaus. On tärkeää, että tilanteen arvioi paikallisen lainsäädännön tunteva juristi, sillä sopimus- ja IPR-rikkomuksissa lainsäädäntö ja keinot puuttua näihin toisistaan erillisiin rikkomuksiin vaihtelevat maittain.

Ennen kuin vastapuoleen otetaan yhteyttä, on tärkeää kerätä todisteita ja varmistaa, että saadaan riittävästi näyttöä siitä, että sopimusrikkomus on todella tapahtunut ja mahdollisesti jatkuu edelleen. Todisteiden keräämisessä on mahdollista käyttää tarvittaessa apuna myös yksityisetsiviä; esimerkiksi Kiinassa on hyvin tavallista käyttää IPR-loukkauksiin erikoistuneita etsiviä, jotka keräävät todisteita.

Tilannearvion ja todisteiden keräämisen jälkeen sopimusta rikkoneelle osapuolelle lähetetään tiukka vaatimuskirje, jonka vaatimukset perustuvat joko sopimusrikkomukseen tai IPR-loukkaukseen − tai mahdollisesti molempiin. Kun paikallisen lainsäädännön tunteva juristi laatii myös vaatimuskirjeen, vältytään riskiltä, että se kääntyisikin yrityksen omaksi vahingoksi myöhemmin.

Sopimusrikkomuksen korjaaminen ensisijainen vaatimus

Sopimusrikkomuksen korjaaminen tai IPR-loukkauksen välitön lopettaminen on ensisijainen vaatimus. Sopimusrikkomuksen kohteena oleva yritys voi myös pidättäytyä omasta suorituksestaan, kunnes rikkomus on korjattu toisen osapuolen toimesta.

Elleivät vaatimuskirje ja neuvottelut tuota toivottua tulosta, korjaaviin toimiin voidaan pyrkiä viranomaisen avulla ja pakottaa osapuoli sopimuksenmukaiseen suoritukseen. Todennäköisesti siihen tarvitaan lopulta tuomioistuinprosessi.

Jos esimerkiksi maksusuoritus on myöhässä, tyypillinen seuraamus ovat viivästyskorot. Viime kädessä sopimus voidaan myös purkaa, mikä kuitenkin lähtökohtaisesti edellyttää hyvin oleellista sopimusrikkomusta. Jälleen on hyvä muistaa, että lainsäädäntö vaihtelee maittain sen suhteen, mitä rikkomustilanteissa on mahdollista vaatia ja mitä voidaan tehdä.

Mikäli sopimusrikkomuksesta on syntynyt taloudellista vahinkoa, rikkomuksen kohteena oleva osapuoli voi vaatia lisäksi vahingonkorvausta. Vahingon aiheutuminen ja sen määrä on kuitenkin pystyttävä osoittamaan. Jos esimerkiksi tuotteita on valmistettu luvatta, vaatimuskirjeessä pyydetään tiedot valmistettujen tuotteiden määristä ja myyntihinnoista, jotta voidaan arvioida menetettyä voittoa tai syntynyttä vahinkoa.

Vaatimuskirje käynnistää sovintoneuvottelut – entä jos sovintoon ei päästä?

Vaatimuskirje sisältää aina myös ilmoituksen siitä mitä tapahtuu, jos vaatimuksiin ei suostuta. Se sisältää myös vastapuolelle annettavan määräajan reagoida ja antaa vastaus. Suomessa tämä määräaika on yleisesti kaksi viikkoa.

Vaatimuskirje käynnistää sovintoneuvottelut ja johtaa useimmissa tapauksissa sovintosopimukseen. Parhaassa tapauksessa vastapuoli suostuu vaatimuksiin heti ja hoitaa asiat kuntoon mukisematta.

Jos sovintoon ei päästä, sopimuksen riidanratkaisulauseke määrittelee sen, minkä maan tuomioistuimessa riidat ratkaistaan; ratkaistaanko ne välimiesmenettelyssä, minkä instituutin toimesta ja missä maassa; onko mahdollista käyttää sovittelua ja mikä on sovittelun suorittava taho.

Yleisimmin käytetty riitojenratkaisumenetelmä on välimiesmenettely, etenkin arvoltaan suurissa sopimuksissa. Esimerkiksi pörssiyhtiöiden rojaltimaksuja koskevia riitoja on ratkottu välimiesmenettelyssä. Arvoltaan vähäisissä sopimuksissa sitä ei välttämättä kannata käyttää sen kalleuden vuoksi.

Mikäli vaatimuskirjeessä on vedottu IPR-loukkaukseen eikä sopimusrikkomukseen, on tehtävä haastehakemus tuomioistuimeen. Esimerkiksi Kiinassa myös hallinnollinen menettely on mahdollinen; käytännöt vaihtelevat maittain. Jos kyse on törkeästä IPR-loukkauksesta, myös rikosprosessin aloittaminen on mahdollista.

Tarvitsetko apua sopimusten laadinnassa tai brändioikeuksiesi puolustamisessa?

Ota yhteyttä:

Jani Kaulo
Managing Partner, Licensed Legal Counsel, EU Trademark and Design Attorney
jani.kaulo@kaulopartners.fi,  +358 40 637 5442

Maria Puronvarsi
Partner, Licensed Legal Counsel, EU Trademark and Design Attorney
maria.puronvarsi@kaulopartners.fi,  +358 40 669 0527