Artikkeli on julkaistu ECTA Bulletinissa kesäkuussa 2023 ECTAn 41. vuosikonferenssin yhteydessä Prahassa 28.6.-1.7.2023
Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen päätös kiinankielisten tavaramerkkien alhaisesta erottamiskyvystä heikentää kiinalaisten tavaramerkkien asemaa Euroopan markkinoilla, kirjoittaa Jani Kaulo tavaramerkkialan kansainvälisen yhteisön ECTAn julkaisemassa asiantuntija-artikkelissaan ja avaa päätöksen taustoja.
Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen äskettäinen päätös asiassa T 323/21 Castel Frères v. Shanghai Panati Co. koskee tavaramerkin todellista käyttöä ja kiinalaisten merkkien erottamiskykyä EU:ssa. Tuomioistuin päätti, että kiistanalaisen kiinalaisen tavaramerkin rekisteröinti kumotaan, koska sen erottamiskyvyn taso on keskimääräistä alhaisempi, ja tavaramerkkiä on käytetty vain koristeellisena elementtinä eikä osoittamaan tuotteiden alkuperää.
Taustaa
Shanghai Panati Co. jätti 29. toukokuuta 2018 pyynnön Euroopan unionin tavaramerkkivirastolle EUIPO:lle Castel Frères -yhtiön hallussa olevan EU-tavaramerkin kumoamiseksi. Tavaramerkki oli rekisteröity perustuen Castel Frèresin 17. maaliskuuta 2008 jättämään hakemukseen. Kiistanalainen tavaramerkki koostuu seuraavista kolmesta kiinalaisesta merkistä:
Tavaramerkin haltija oli käyttänyt merkkiä seuraavasti:
Shanghai Panati Co. perusti argumentaationsa EU-tavaramerkkilainsäädännön 2017/1001 artiklaan 58, jossa todetaan, että "EU-tavaramerkin haltijan oikeudet katsotaan rauenneiksi..., jos tavaramerkkiä ei ole viiden vuoden jatkuvan ajanjakson aikana käytetty todellisessa yhteydessä unionissa tuotteisiin liittyen". Shanghai Panati Co:n mukaan tavaramerkkiä ei ollut käytetty todellisessa ja jatkuvassa käytössä viiden viimeisen vuoden aikana. Näin ollen tavaramerkin haltijan passiivisen toiminnan seurauksena tavaramerkki tulisi mitätöidä.
EUIPO hylkäsi kumoamisvaatimuksen 3. huhtikuuta 2020, ja Shanghai Panati Co. päätyi tekemään valituksen. EUIPOn valituslautakunta hyväksyi valituksen ja kumosi kiistanalaisen merkin. Valituslautakunnan perusteluissa todettiin, että ”ero kiistanalaisen merkin ja käytetyn merkin välillä oli sellainen, että se muutti kiistanalaisen merkin erottamiskykyä." Castel Frères päätti tehdä valituksen yleiseen tuomioistuimeen.
Päätös
Yleinen tuomioistuin vahvisti päätöksen. Päätöksen perustelut voidaan tiivistää seuraavasti:
Tavaramerkki "...on kuva-aiheinen merkki, joka koostuu kolmesta kiinan kielen merkistä." Tuomioistuin huomauttaa lisäksi, että "kohdeyleisö ei kykene sanallistamaan tai muistamaan kyseisiä kiinan kielen merkkejä, joita pikemminkin tulkitaan merkityksettöminä, abstrakteina merkkeinä tai koristeellisina elementteinä, jotka viittaavat Kiinaan tai Aasiaan. On siis perusteltua todeta, että kyseisten tavaroiden osalta kiistanalaisessa merkissä olevilla kiinankielisillä merkeillä on keskimääräistä vähemmän erottamiskykyä."
Kyseistä tavaramerkkiä, jota käytettiin "...sivuasemassa ja huomattavasti pienemmässä koossa kuin erottavat ja hallitsevat sanamerkit "dragon de chine" ja lohikäärmekuvio, tulkittaisiin kohdeyleisön keskuudessa koristeellisena elementtinä eikä tavaroiden alkuperän osoittajana."
Johtopäätös
Tuomioistuimen antamasta päätöksestä voidaan tehdä kaksi tärkeää johtopäätöstä. Ensinnäkin kiinankieliset tavaramerkit katsotaan erottamiskyvyltään heikoiksi Euroopan unionissa, koska niillä ei katsota olevan mitään merkityssisältöä eurooppalaisten kuluttajien keskuudessa. Ne ovat pelkästään abstrakteja kuvioita, vaikka niitä käytetään tavaramerkkinä. Samaa tulkintaa voidaan oletettavasti soveltaa myös muihin kuin eurooppalaisiin kirjainmerkkeihin perustuviin tavaramerkkeihin. Toiseksi, jotta tavaramerkki voidaan katsoa aidosti käytössä olevaksi merkiksi Euroopan unionissa, sitä ei saa käyttää pelkästään koristeellisena elementtinä muiden tavaramerkkien rinnalla tuotteissa, pakkauksissa tai mainonnassa. Sama tulkinta koskee usein myös iskulauseita.