Mitä brändinhaltijat voivat oppia tapauksesta BIG MAC? Lakiharjoittelijamme Julia Koikkalainen koosti blogin ikonisen tavaramerkin käyttönäyttöhaasteista Euroopan markkinoilla. 

Ekstra, ekstra! Vuosi 2023 on alkanut vauhdikkaissa merkeissä huomioiden tavaramerkkikiistan vuodelta 2019. EU-tavaramerkkivirasto on päättänyt ratkaisussaan koskien tapausta 11.1.2019/14 788 C, että McDonald´s menettää EU:n sisäisen oikeutensa tavaramerkkiin BIG MAC. Tammikuussa 2023 EU-tavaramerkkivirasto kuitenkin pyörsi päätöksensä ja kumosi aiemman ratkaisun. McDonald´s on näin ollen voittanut BIG MAC -tavaramerkkikiistan ja säilyttänyt yksinoikeutensa BIG MAC -tuotenimeen hampurilaisten tavaramerkkinä Euroopan markkinoilla. BIG MAC -tuotenimi ei silti ollut aiemminkaan täysin uhattuna, sillä McDonald´silla on brändilleen muitakin rekisteröintejä Euroopassa. 

Vive la BIG MAC!

Oikeuden tavaramerkkiin voi menettää käyttämättömyyden perusteella

Alkuperäinen tavaramerkin kumoamispäätös perusteltiin EU:n tavaramerkkiasetuksen Artiklalla 58 (1)(a), jonka mukaan, mikäli tavaramerkkiä ei ole käytetty viimeisen viiden vuoden aikana, voidaan haltijan tavaramerkkioikeus kumota. Laajamittaisesta todistusaineistosta huolimatta EU-tavaramerkkivirasto päätti ratkaisussaan, että McDonald´s menettää tavaramerkkinsä EU:ssa.

Ratkaisussa ei ollut kyse niinkään todistusaineiston puutteesta tavaramerkin käyttöön liittyen, vaan sen laadusta. 

McDonald´s todisti lähinnä ylläpitävänsä tavaramerkkiä, mutta ei niinkään käyttävänsä sitä aktiivisesti. Jotta virasto olisi päätynyt erilaiseen ratkaisuun, olisi todistusaineistossa tullut huomioida tavaramerkin käyttö esimerkiksi laajassa EU:n sisäisessä markkinoinnissa ja eri franchising-ketjuravintoloiden menuissa sekä tuotteiden myyntiä edistävissä flyereissa. 

Valituksessaan vuonna 2022 McDonald´s korjasi todistusaineistoaan laajentaen sen yli 700-sivuiseksi nivaskaksi. Tämä riitti EU-tavaramerkkivirastolle, ja le BIG boy the MAC palasi kotiin. 

Olennaista on dokumentoida systemaattisesti tavaramerkin käyttöä jo ennen kuin riitoja tulee

BIG MAC on muodostunut ikoniseksi tavaramerkiksi, joka yhdistää sen tunnetusti McDonald´s pikaruokaketjuun. Jos kadulla satunnaisotannalla lähtisi kysymään assosiaatiosta BIG MAC -tavaramerkkiin, väitän, että 99/100 ohikulkijasta osaisi yhdistää tuon kuuluisan burgerin tunnettuun pikaruokaketjuun. Näin ollen vuoden 2019 päätös “normikansalaisen” mielestä voi tuntua epäoikeudenmukaiselta, ja sitä voi olla hankala suhteuttaa kansalaisen oikeustajuun.

Kuten Kaulo & Partnersin osakas ja lakimies Maria Puronvarsi (os. Ojala) kertoi Taloussanomissa, “olennaista on suojata tavaramerkki ajoissa ja dokumentoida systemaattisesti tavaramerkin käyttöä jo ennen kuin riitoja tulee“.

Näin ollen yhtenä tärkeimpänä vinkkinä tuoreille yrityksille on suojata tavaramerkki jo ennen kuin maito on maassa ja vahinko on ennättänyt tapahtua. Tapaus BIG MAC osoittaa myös sen, että  pidempäänkin markkinoilla olleet ja jo asemansa vakiinnuttaneet perinteiset yritykset hyötyvät myös juridisista ammattilaisista pohdittaessa tavaramerkkikysymyksiä.

Tapauksessa 2019/14 788 C BIG MAC väisti luodin, mutta kuten tapauksen ensimmäinen ratkaisu osoitti, vahinko oli erittäin lähellä. Tavaramerkin menettämisellä olisi ollut potentiaalisesti kohtalokkaita taloudellisia seurauksia.

Näin ollen on arvokasta suojata tavaramerkki aina ennakoivasti. Victoria Arnold-Rees kirjoittaa World Trademark Review:n julkaisussa, että tavaramerkkien haltijoiden tulisi oppia McDonald´sin virheistä. Toivottavasti tapaus toimii varoittavana esimerkkinä ja yritykset osaavat jatkossa suojella tavaramerkkejään laadukkaammin.

Teksti: Julia Koikkalainen, Legal Trainee, Kaulo & Partners